ฎีกาที่ 3920/2539

โจทก์ไม่ทราบมาก่อนว่าจำเลยได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมาย-การค้าคำว่า Mark&Spencer โจทก์เพิ่งทราบเมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์ หลังจากนั้นโจทก์ขอให้จำเลยโอนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์หรือให้จำเลยถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย แต่จำเลยปฏิเสธ การกระทำของจำเลยเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 41 (1) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่โจทก์ขอจดทะเบียน โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง
เครื่องหมายการค้าของโจทก์คืออักษรโรมันคำว่า MARKS &SPENCER ส่วนของจำเลยคือคำว่า Mark&Spencer ต่างประกอบด้วยอักษรโรมันตัวเดียวกัน คงแตกต่างกันเฉพาะเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรโรมันแบบตัวพิมพ์ใหญ่ และมีตัว "S" ท้ายคำว่า MARK ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นอักษรโรมันแบบตัวเขียนและไม่มีตัว "S" ท้ายคำว่า Mark แม้แบบของตัวอักษรโรมันที่โจทก์และจำเลยนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของฝ่ายตนจะแตกต่างกันดังกล่าวก็ตาม แต่ตัวอักษรโรมันที่แต่ละฝ่ายนำมาเรียบเรียงเป็นเครื่องหมายการค้าของฝ่ายตนเป็นตัวเดียวกัน ทั้งเมื่ออ่านออกเสียงรวมกันทั้งคำหรือเรียกขานเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็อ่านออกเสียงหรือเรียกขานเหมือนกันคือมาร์คส์หรือมาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ อีกทั้งสินค้าของโจทก์มีจำหน่ายในประเทศไทยก่อนที่จำเลยจะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยแล้ว พฤติการณ์เช่นนี้ย่อมบ่งบอกเจตนาของจำเลยผู้ประกอบธุรกิจการค้าได้ว่า จำเลยต้องการให้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ใช้กับสินค้าจำพวกเครื่องหนังอันเป็นสินค้าจำพวกเดียวกับสินค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ที่ต่างประเทศก่อนแล้ว อ่านหรือเรียกขานให้เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าหรือชื่อในทางการค้าของโจทก์โดยมุ่งประสงค์จะลวงให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยดังกล่าวเป็นสินค้าของโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MARKS & SPENCERของโจทก์ดีกว่าจำเลย